Специфика интеллектуальной собственности предлагает правообладателям возможности масштабировать на зарубежные просторы монетизацию своих проектов, в которые включены объекты интеллектуальной собственности. Определяя права собственника объекта по защите своих прав, будет учтена территория, на которой действует режим охраны, поэтому нужно принимать во внимание специфику законодательства каждой страны, которая интересует с точки зрения построения стратегии защиты, и специфику каждого вида объектов интеллектуальной собственности.

Европейский Союз

Европейский Союз охватывает 513 млн жителей — третье место по численности населения в мире после Китая и Индии. ВВП Европейского Союза в 2018 году составлял в 18,8 трлн долл. США, что составляет ориентировочно 22% мировой экономики. А это свидетельствует о том, что ЕС является одним из крупнейших игроков на мировой торговой арене и остается хорошим регионом для ведения бизнеса.

Европейское Сообщество, как экономическое и политическое объединение, разработало инструмент торговой марки ЕС или торговой марки Сообщества, который урегулирован Регламентом ЕС «О торговой марки Европейского союза» № 2017/1001 (EUTMR). Система торговых марок ЕС создает единую систему регистрации торговых марок, в которой одна регистрация
обеспечивает защиту во всех государствах-членах ЕС.

Торговая марка ЕС предоставляет правообладателю одинаковое право, применимое во всех государствах — членах Европейского Союза, через единую процедуру, которая упрощает политику в отношении торговых марок на европейском уровне. Торговая марка выполняет три основные функции на европейском уровне: определяет происхождение товаров и услуг, гарантирует стабильное качество благодаря доказательству приверженности компании к потребителю, а также является формой коммуникации, основой для рекламы и продвижения.

Законодательство ЕС достаточно гибкое в отношении разновидностей обозначений, которые можно зарегистрировать как ТМ. Кроме классических словесных, изобразительных, комбинированных и трехмерных торговых марок, возможно также зарегистрировать позиционные знаки (например, три полоски Adidas), узоры (клетка Burberry), цвет (бирюзовый цвет Tiffany) или комбинацию цветов (цвета футбольного клуба «Барселона»), звуковые (звук запуска компьютеров Apple) и мультимедийные торговые марки, моушн-обозначения (сложенные руки, использовавшиеся некоторое время компанией Nokia) и голограммы (логотип Google).

В ЕС также существует институт промышленного дизайна (промышленного образца) Сообщества. Промышленным дизайном является внешний вид в целом или его части, возникающий вследствие особенностей, в частности, линий, контуров, цветов, формы, текстуры и/или материалов самого изделия и/или его орнамента.

Анализ реестра зарегистрированных объектов в ЕС дает основания сделать вывод, что понятие дизайна является достаточно широким и дает возможность зарегистрировать: внешний вид упаковки товаров (упаковки шоколада Lindt), части самого товара (дизайн кроссовок и одежды Nike), графические символы (части интерфейса Google), шрифты, элементы графического дизайна, орнаменты, веб-дизайн и тому подобное.

Главными требованиями для регистрации дизайна, которые выдвигает европейское законодательство, является новизна, то есть ни один идентичный дизайн не был доступен для публики до момента подачи заявки, а также индивидуальный характер в восприятии надлежаще информированного пользователя.

Зарегистрированный промышленный дизайн защищается сроком на пять лет со дня подачи заявки. Правообладатель может восстановить срок защиты на один или более периодов по пять лет каждый, но не более чем на общий срок в 25 лет со дня подачи заявки.

Экспертиза не проверяет, соблюдены ли эти требования при регистрации дизайна, но одновременно третьи стороны могут требовать признание вашего дизайна недействительным. Вместе с тем экспертиза заявок на регистрацию дизайна охватывает, кроме проверки соблюдения формальных требований, проверку того, является ли объект, представленный на регистрацию, промышленным дизайном, то есть представляет ли он внешний вид в целом или части изделия, и не содержит ли дизайн элемента, который противоречит публичному порядку и морали.

Понятие публичного порядка и морали могут отличаться в разных странах Сообщества. Но, несмотря на унитарный характер института промышленного дизайна ЕС, достаточно, чтобы объект не соответствовал публичному порядку и морали в одной из стран ЕС, чтобы в регистрации было отказано. Кроме регистрационной формы защиты промышленного дизайна, европейское законодательство предоставляет возможность краткосрочной незарегистрированной конструкции, а именно право защиты незарегистрированного дизайна Сообщества в течение трех лет со дня, когда дизайн впервые стал доступным для публики.

В то же время в ЕС нет единого регулирования для изобретений, которое бы охватывало всю территорию Сообщества. Однако Европейская патентная конвенция позволяет получить защиту на свои изобретения на 20 лет на территории более сорока стран, включая не только со страны-члены ЕС, но и Албанией, Швейцарией, Исландией, Лихтенштейном, Македонией, Норвегией, Сербией, Турцией.

Согласно Европейской патентной конвенции «компьютерные программы» не рассматривают как изобретения с целью выдачи европейских патентов, но это исключение из патентоспособности применимо лишь в той мере, в какой заявка или европейский патент касается компьютерной программы как таковой. Это частичный исключение и то, что Европейская патентная организация (ЕПО) подвергает такие заявки гораздо более строгой оценке, не означают, что все изобретения, которые содержат определенное программное обеспечение, является де-юре непатентоспособными. Компьютерные программы доступны для патентования в той мере, в какой они обеспечивают значительный вклад в уровень техники.

В отношении компьютерных изобретений, то программное обеспечение, которое не решает техническую проблему новым и неочевидным образом, не может быть запатентовано. Впрочем процесс, включающий ряд этапов решения технической проблемы, может быть достойным патентной защиты, даже если его осуществляют с помощью программного обеспечения.

В соответствии с практикой апелляционных коллегий ЕПО технический вклад обычно означает дальнейший технический эффект, выходящий за пределы обычного физического взаимодействия между программой и компьютером.

Техническим эффектом, создаваемым компьютерной программой, может быть, например, лучший контроль роботизированной руки или улучшенный прием и/или расшифровка радиосигнала.

Как и торговые марки и промышленные образцы, изобретения можно защитить отдельно на территории каждой европейской страны, учитывая специфику этого вида объектов интеллектуальной собственности и территориальное ограничение защиты, если есть необходимость в локальном защите.

Китай

Китай, как самая населенная страна мира и вторая по величине экономика, является важной территорией для международного продвижения и развития собственных объектов интеллектуальной собственности. В то же время на территории Китая очень распространено нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности, особенно иностранного бизнеса. Поэтому в случае заинтересованности выходить на рынок Азии, Китай является первой страной, на которую стоит обратить внимание с точки зрения защиты своих прав.

Во время регистрации торговых знаков в КНР необходимо принимать во внимание следующее. Прежде всего регистрация обозначения латиницей и/или кириллицей не будет достаточной и не защитит от риска, что другая компания не зарегистрирует похожую торговую марку в китайских иероглифах. Если ваша торговая марка не получит охрану на местном языке, есть риск потерять клиентов и уменьшить стоимость вашего бренда через значение, произношение или даже появление аналогичных брендов, написанных китайскими символами.

Необходимо принимать во внимание такие стратегии, доступные иностранным компаниям при избрании правильного позиционирования на китайском рынке:

— дословный перевод. Это работает, если обозначение имеет выразительное значение. Например, Apple выбрала торговую марку Ping Guo (яблоко с китайского), а Palmolive известна как Zong Lan, который является комбинацией прямого перевода «ладонь» и «оливковое». Бренды, которые выбирают этот вариант, потребует вложения времени и денег в маркетинг и построение ассоциации между оригинальной торговой маркой и ее китайской версией;

— транслитерация. В этом случае создается китайская комбинация символов, которая звучит как оригинальная торговая марка. Например, McDonald’s известен как Mai Dang Lao для китайских потребителей, KFC — как Ken De Ji. Такая стратегия оправдана в случае, когда бренд имеет устойчивую репутацию среди китайских потребителей. Этот способ сложнее, поскольку китайские символы могут означать нечто нежелательное в одном или нескольких из шести основных диалектов языка, поэтому требует привлечения профессионального переводчика для анализа обозначения;

— сочетание перевода и транслитерации. Эта стратегия может быть наиболее эффективной, поскольку в этом случае торговая марка создается с помощью ссылки на оригинальное звучание или определяющей черты бренда и специфики китайского рынка. Например, Сoca-Cola, которая называется Ke Kou Ke Le, что означает «вкус и будь счастливым»; BMW, называется Бао Ма, что означает драгоценные лошади и читается как инициалы «БМ».

Также необходимо принять во внимание, что базовый сбор за подачу заявки охватывает лишь десять товаров/услуг, которые можно зарегистрировать.

За дополнительные товары/услуги нужно платить дополнительные сборы, поэтому следует добросовестно выбирать перечень товаров и услуг для регистрации, в зависимости от перспектив использования торговой марки на территории Китая.

Указания по патентованию программного обеспечения, которые разрабатывает Китайское ведомство все больше соответствуют европейской практике. Ранее патенты на изобретения можно было получить в Китае только для заявок на методы и для формул, которые использовали принцип «средство + функция».

С новыми указаниями теперь стало возможным зарегистрировать «компьютерные изобретения» или «аппарат, включающий процессор, предназначенный для выполнения инструкций, хранящихся на компьютерно-читаемом носителе для выполнения этапов …». Такие изобретения доступны для патентования в той мере, в какой они обеспечивают значительный вклад в уровень техники.

Важным требованием для таких изобретений на территории Китая являются три технических фактора: проблема, степень, эффект.

США

В случае регистрации торговой марки на территории США, заявка на регистрацию торговой марки может основываться на фактическом использовании в торговле или на добросовестном намерении использовать знак в торговле. Американское ведомство предоставляет шесть месяцев с момента декларирования намерений использования заявленного обозначения, чтобы начать фактическое использование и продолжить делопроизводство по заявке. Срок может быть продлен до пяти шестимесячных продлений при доказательстве его необходимости. Иначе говоря, если возможно доказать необходимость продления срока «умысла на использование», заявитель может иметь до трех лет с момента первого представления намерения использовать обозначение.

Пользование возможностью декларирования умысла на использование дает преимущество, поскольку закрепляет право приоритета с момента подачи заявки.

Если вопрос регистрации компьютерных программ как изобретения является достаточно ограниченным в рамках Европейской патентной кооперации, а в некоторых странах прямо запрещено законом, то в США ни программное обеспечение, ни компьютерные программы прямо не упомянуты в законодательстве о патентах.

Патентное законодательство изменилось с целью учета новых технологий, и Верховный Суд, начиная со второй половины XX в. стремился уточнить границу между патентом в целом и патентноспособности для ряда новых технологий, включая компьютерные программы и программное обеспечение. В частности, благодаря решению Верховного Суда США, вынесенном в 1981 году в деле Diamond vs. Diehr, в которой фигурировала компьютерная программа, стало возможным получить патентную охрану на объекты информационных технологий при обязательной привязки к материальному носителю. И хотя с 2014 года практика анализа компьютерных программ как объектов патентования в результате последовательных решений Верховного Суда усилилась, это не отменяет возможности регистрации компьютерной программы как изобретения в этой юрисдикции.

Международные системы

Обеспечить защиту объектов интеллектуальной собственности за рубежом возможно с помощью национальных регистраций упомянутых выше объектов и комплексного подхода к обеспечению стратегии охраны, в зависимости от территории, которая интересует.

Мадридская система международной регистрации марок является первичной международной системой содействия регистрации торговых марок во многих юрисдикциях по всему миру. Ее правовой основой является многосторонний договор в рамках Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 1891 года, а также Протокол к Мадридскому соглашению (1989 г.).

Мадридская система обеспечивает систему централизованного управления получением регистраций товарных знаков в отдельных юрисдикциях. Регистрация через Мадридскую систему не создает единой регистрации, как в случае с торговой маркой Европейского Союза. Скорее — это комплекс национальных прав с помощью международной регистрации, которую можно осуществлять централизованно.

Мадридская система обеспечивает механизм защиты торговых марок во многих странах мира, который является более эффективным, чем поиск представителя отдельно в каждой стране или юрисдикции. В 2019 году к системе присоединились Малайзия, Бразилия и Канада, войдя в круг уже более 100 стран, которые являются частью устоявшейся системы (включая Украину).

В отношении промышленных образцов Гаагская система международной регистрации обеспечивает практичное решение для регистрации в 90 странах путем подачи единой международной заявки.

Есть также система, установленная Договором о патентном сотрудничестве, создавшее систему PCT, что в свою очередь обеспечивает единую процедуру подачи патентных заявок для защиты изобретений в каждой из договаривающихся государств, которых насчитывается более 150.

Анастасия Ефименко, юрист Crane IP Law Firm, для Лига: Закон (№30, 30 января 2020)