США занимает второе место в мире по числу новых регистраций торговых марок – Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) ежегодно получает более 600 тысяч заявок от заявителей со всего мира.
По общему числу зарегистрированных ТМ США также уступает лишь Китаю – более 2,5 млн активных регистраций насчитывается в Соединенных Штатах на начало 2020 года. Из них более полумиллиона – принадлежат иностранцам.
При этом регистрация по национальной процедуре, путем подачи заявки напрямую в Бюро патентов и торговых марок США намного популярнее чем использование международной системы – лишь около 10% заявок подается по Мадридской системе.
Около четверти заявок в итоге не приводят к получению регистрации из-за различных причин: неправильно оформлены документы, аналогичная или схожая торговая марка уже зарегистрирована, не уплачены пошлины и пр.
Как зарегистрировать торговую марку в США
Процедура регистрации товарных знаков в США не сильно отличается от большинства стран.
Среднее время регистрации торговой марки в США – 6-9 месяцев после подачи заявки.
Важно, что с 2019 года у заявителей нерезидентов больше нет возможности напрямую обращаться в Бюро по патентам и товарным знакам США – представлять интересы иностранцев перед USPTO могут только лицензированные американские юристы.
Это делает процедуру более дорогой, так как даже за простое действие по подаче заявки, когда все материалы подготовлены, местный юрист возьмет несколько сотен долларов. И в интересах заявителя подготовить заявку так, чтобы американский юрист минимально «включался» в доработку заявки и не получал запросы от USPTO – все это будет тарифицироваться дополнительно.
Соответственно, необходимо или подавать заявку через свое представительство в США при его наличии, или тщательно готовиться к подаче документов.
Для начала, определить тип ТМ: словесная (слово или слова, выполненные стандартным или оригинальным шрифтом), изобразительная (рисунок, логотип), комбинированная (текст плюс лого), объемная (знак в трехмерном измерении, обычно – форма упаковки продукции), звуковая (например, фирменная мелодия при включении гаджета), обонятельная (фирменный запах), цветовая (регистрация фирменного цвета или комбинации цветов, отдельно от лого или слова), тактильная (оригинальное использование какого-то материала, или рельефа упаковочного материала), моушн/движущаяся (фирменная заставка на экране гаджета).
Далее – определить для каких товаров и услуг какого класса будет использоваться торговая марка. США использует, со своими особенностями, Международную классификацию товаров и услуг (МКТУ, или the International (Nice) Classification of Goods and Services), в которой все товары и услуги разбиты на 45 классов. В рамках каждого класса определить более конкретный перечень.
В США возможна регистрация одного товарного знака для нескольких классов.
Перечень классов и список продукции и/или услуг надо определять исходя из того, каким образом ТМ используется сейчас или планируется в течение ближайших трех лет.
Если товар/услуга уже присутствует на рынке США, или других стран, одновременно с подачей заявки необходимо приложить такие примеры. Если заявитель только планирует использовать ТМ (intent-to-use application), у него есть максимально 36 месяцев для предоставления доказательств использования знака (Statement of Use).
Кроме того, если в течении 5 лет после регистрации ТМ не будет использоваться для заявленных товаров и/или услуг, третья сторона может оспорить регистрацию такой торговой марки, или само ведомство аннулирует регистрацию без предоставленного Заявления об использовании (Declaration of Use).
Также обозначение должно соответствовать базовым правилам: иметь различительную способность, не вводить в заблуждение потребителей, не использовать охраняемые географические обозначения, не противоречить общепринятым нормам морали и пр.
Так как на территории США имеются миллионы зарегистрированных торговых марок и сотни тысяч знаков в процессе регистрации, до момента подачи заявки очень желательно провести предварительный поиск. Ведь лучше заранее сузить перечень заявленных товаров или видоизменить ТМ, чем получить отказ в регистрации без возмещения уплаченных денег.
Когда подготовительные работы проведены, для регистрации торговой марки в США можно подавать заявку в USPTO.
После принятия заявки ведомством, приблизительно через 3 месяца по ней будет назначен эксперт USPTO. Он может направлять дополнительные запросы относительно знака, его описания, документов об использовании и т.д.
Еще через месяц заявка будет опубликована на сайте ведомства. После этого у третьих лиц будет 30 дней на подачу возражений в регистрации.
Если возражения не будут поданы, то в течении 11 недель с даты публикации заявки знак должен быть зарегистрирован и выдан сертификат.
И после получения сертификата, владелец сможет добавлять значок «®» к своему товарному знаку в США.
Реестр торговых марок США
На сайте Бюро патентов и товарных знаков США расположена открытая база всех зарегистрированных в стране товарных знаков.
Для проверки информации о таких ТМ, можно воспользоваться Trademark Electronic Search System (TESS) http://tmsearch.uspto.gov
Однако в базе не присутствуют заявки, которые еще находятся в процедуре регистрации – они публикуются только в еженедельном бюллетене USPTO. Поэтому все равно остается риск, что не вся информация до подачи будет учтена.
Охрана товарных знаков в США
Законодательство о товарных знаках США предоставляет владельцам зарегистрированной ТМ:
– право на ее использования на территории страны;
– возможность передавать права на ее использование;
– право запрета на использование аналогичных или схожих ТМ третьими лицами;
– право подачи апелляции при намерении зарегистрировать схожую ТМ другими лицами.
Споры в сфере торговых марок в США рассматриваются в судебном порядке и на уровне Судебной и апелляционной комиссии при USPTO (Patent Trial and Appeal Board, PTAB).
Стоимость регистрации торговой марки в США
Цена регистрация торговой марки США состоит из государственных пошлин и гонорара юриста. При этом подготовить заявку лучше вместе с местным юристом, а использовать американского только для выполнения технической функции представителя.
Есть две опции электронной подачи заявки (Trademark Electronic Application System, TEAS): TEAS Plus и TEAS Standard.
Отличие в том, что при выборе TEAS Plus возможно использовать только строго определенный перечень товаров и услуг, предоставленный USPTO (без возможности добавления своих особенностей), в заявке нельзя оставлять пропусков, и все пошлины должны быть уплачены одномоментно с подачей заявки.
Пошлины Ведомства по патентам и товарным знакам США для получения регистрации торговой марки (без учета стоимости услуг юриста/патентного поверенного):
| Услуга | Размер пошлины, USD | |
| TEAS Plus | TEAS Standard | |
| Подача заявки на регистрацию | 225 | 275 |
| Предоставления доказательств использования знака (Statement of Use), если не подано одновременно с заявкой | 100 | |
| Продление срока предоставления Statement of Use на дополнительные 6 месяцев | 125 | |
| Подача заявления об использовании через 5 лет после регистрации | 125 | |
| Продление регистрации на 10 лет, с учетом подачи заявления об использовании | 425 | |
Раз в 10 лет действие свидетельства на товарный знак США надо продлевать на следующие 10 лет (конечно, если есть намерение и дальше пользоваться ТМ).
Также, через 5 лет после регистрации, и далее между каждым 9 и 10 годом после регистрации и в последующем, владелец знака должен подавать Заявление об использовании (Declaration of Use) или Заявление об оправданном неиспользовании (Excusable Nonuse). В противном случае, USPTO посчитает что компания/частное лицо, злоупотребляет регистрацией и отменит ее.
Более детально проконсультироваться об особенностях регистрации ТМ в США, заказать проведение поиска и подать заявку на регистрацию, возможно у специалистов Crane IP Law Firm: info@craneip.com, (044) 3 55555 7.