В соответствии с действующим гражданским законодательством личные имущественные и неимущественные права на объекты права интеллектуальной собственности, которые создаются, принадлежат автору. Личные неимущественные права не отчуждаются и принадлежат только автору, но договором может быть предусмотрено предоставление в пользование объекта интеллектуальной собственности (без передачи имущественных прав) или передача исключительных имущественных прав на объект.

Распространенной является ситуация, когда заказчик обращается к другому лицу, которое на договорной возмездной основе соглашается создать объект интеллектуальной собственности. Это, в частности, может быть написание доклада или речи, как литературные произведения, создания чертежей здания, как произведение архитектуры, написание мелодии к песне, как музыкальное произведение, написание портрета, как произведение изобразительного искусства, создание рекламного видеоролика, как аудиовизуальное произведение и тому подобное.

И конечно же, среди таких объектов может быть и объекты IT права: компьютерное обеспечение, в том числе, компьютерная программа, веб-сайт, мобильное приложение и другая IT-продукция.

В сфере ІТ действуют общие нормы гражданского права, но некоторые правоотношения часто регулируются договорами, имеющими комплексный характер, то есть содержат положения, характерные для различных видов гражданско-правовых договоров.

Отношения между заказчиком и разработчиком о создании IT-продукции могут быть оформлены в виде договора подряда (договора о создании по заказу и использование), договора о предоставлении IT услуг (например, договор о предоставлении услуг по созданию программного обеспечения или договор о предоставлении услуг (выполнения работ) в сфере информатизации) или трудового договора — в рамках служебного заказа, когда автор является сотрудником заказчика.

Гражданский Кодекс Украины достаточно поверхностно регулирует отношения по созданию объекта интеллектуальной собственности на заказ и использование, тем не менее, стоит обратиться к части 1 статьи 1112, в которой определено, что по договору о создании на заказ и использование объекта права интеллектуальной собственности одна сторона (автор) обязуется создать объект права интеллектуальной собственности в соответствии с требованиями второй стороны (заказчика) и в установленный срок.

Договор о создании компьютерной программы — аналогично — договор, в котором одна сторона (программист) обязуется создать компьютерную программу в соответствии с требованиями второй стороны (заказчика) и в установленный срок.

Целью заключения такого договора, как и любого другого, является достижение сторонами согласия для получения взаимной выгоды материального или нематериального характера путем возложения взаимных обязанностей и наделения взаимными правами. Прежде всего, необходимо договориться по поводу существенных условий. Анализируя положения гражданского законодательства, в частности статей 1112, 430, а также специальных законов, таких как Закон «Об авторском праве и смежных правах» (компьютерные программы и базы данных являются объектами именно авторского права) ими являются следующие:

— предмет договора,

— срок выполнения заказа,

— объем прав, которые передается заказчику на созданный объект,

— срок действия договора,

— способы и условия использования объекта заказчиком,

— размер и порядок выплаты вознаграждения создателю,

— все те условия, относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Следует также иметь в виду, что нельзя ограничивать право создателя этого объекта на создание других объектов, такие условия являются ничтожными.

Целесообразно будет выделить следующие особенности договоров о создании по заказу и использование объекта права интеллектуальной собственности IT сферы.

Ст.1112 Гражданского кодекса называет одну сторону «творцом», и становится очевидным, что такой стороной может быть только физическое лицо, поскольку юридическое лицо не способно «творить» — создавать результаты интеллектуальной деятельности.

При этом создатель выполняет заказ лично. Однако на практике встречаются случаи, когда договор заключается между двумя юридическими лицами. При таких обстоятельствах необходимо указать условия об обязательствах юридического лица, отвечающего за создание объекта права интеллектуальной собственности, заключить соответствующий договор о создании результата с будущим автором, который, в свою очередь, обязуется создать объект и передать свои имущественные права на такой результат лицу.

Следующей отличительной чертой данного вида договоров является то, что он заключается еще до момента создания объекта интеллектуальной собственности с целью его дальнейшего использования. То есть на момент достижения согласия между сторонами самого объекта еще не существует (именно поэтому также целесообразнее говорить не «автор произведения», а «будущий автор произведения»).

С этой особенностью связано возникновение необходимости очень тщательно и детально прописывать характеристики конечного результата, которого желает заказчик. Выполнение такого договора связано с творческим процессом, порождает риск для заказчика быть недовольным конечным результатом, учитывая разные точки зрения каждого человека.

Ст. 309 ГК гарантирует каждому физическому лицу право на свободу литературного, художественного, научного и технического творчества, фактически исключает целесообразность любых претензий заказчика по поводу недовольства созданным объектом, если только он не противоречит тем требованиям, которые изложены непосредственно в договоре. Тем не менее, стороны могут прописать в договоре, например, этапы принятия работы и возможность ее возвращения с замечаниями заказчика на доработку автору, а также сроки внесения изменений в работу.

Еще одним, не менее важным признаком является то, что рассматриваемый вид договоров обусловливает возникновение отношений не только по созданию объекта, но и его использованию.

В этом контексте, стоит отметить, что согласно ч. 2 ст. 1112 ГК договор о создании по заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности должен определять способы и условия использования этого объекта заказчиком. Последний имеет право самостоятельно решать, как использовать объект, но только если это прописано в договоре.

И конечно, не следует оставлять без внимания, то, что данный вид договоров касается вопросов распределения имущественных прав интеллектуальной собственности на созданный объект. Это подтверждается ст. 430 ГК, где предусмотрено, что имущественные права интеллектуальной собственности на объект, созданный по заказу, принадлежат создателю этого объекта и заказчику совместно, если иное не установлено договором.

Следует различать исключительные имущественные права на результат интеллектуальной деятельности и право собственности на материальный носитель, в котором воплощен этот результат. Из этого следует, что передача программной продукции и отчуждение авторского права — не тождественные понятия. Стоит также обратить внимание на то, что имущественные права, не указанные в авторском договоре как отчуждаемые, считаются не переданными.

Обычно, в договоре используется формулировка «Исполнитель передает заказчику все исключительные имущественные права на объекты интеллектуальной собственности», но перечень имущественных прав, которые содержатся в ст. 15 Закона «Об авторском праве и смежных правах», не является исчерпывающим. Таким образом, возникает риск, что предыдущий владелец имущественных прав в дальнейшем найдет способ использования имущественных прав на объект авторского права, который прямо не был указан в законе, а соответственно не был отражен в договоре и не передан заказчику.

Поэтому детализация выступит лучшим способом защиты интересов как разработчика, так и заказчика.

Исключительные права — это в том числе:

1) исключительное право на использование, например, программного обеспечения и других объектов интеллектуальной собственности, созданных при предоставлении услуг на основании договора, а именно: воспроизведение программного обеспечения, публичная демонстрация, публичный показ, в том числе в рекламных целях, обнародование программного обеспечения (выпуск программного обеспечения в мире) в любой форме и любым способом неограниченному кругу лиц, в том числе под фирменным наименованием, знаком для товаров и услуг заказчика, его перевод, адаптация и переработка (модификация) программного обеспечения для включения его в определенные компьютерные программы, компьютерные игры, базы данных, интерфейсы, другие формы, которые считывает компьютер; сдача в имущественный наем и / или коммерческий прокат после первой продажи, отчуждение программного обеспечения, импорт и экспорт экземпляров программного обеспечения;

2) исключительное право разрешать или запрещать использование программного обеспечения и других объектов интеллектуальной собственности третьим лицам;

3) исключительное право препятствовать неправомерному использованию программного обеспечения и других объектов интеллектуальной собственности, в том числе запрещать такое использование.

Относительно личных неимущественных прав, отчуждение невозможно, то обычно ІТ-компании (заказчики) включают в договор с разработчиками положение о том, что последний обязуется не злоупотреблять своими неимущественными правами и желает остаться неизвестным, а любые изменения, дополнения к программной продукции не будут считаться посягательством на произведение, которое наносит ущерб чести и достоинству автора.

Не менее важным аспектом является выплата авторского вознаграждения, ведь как устанавливает наш закон, автор (или другое лицо, имеющее авторское право) имеет право требовать выплаты вознаграждения за любое использование произведения.

Вознаграждение может осуществляться в форме единовременного (паушального) платежа, или отчислений за каждый проданный экземпляр или каждое использование произведения (роялти), или комбинированных платежей.

Выделяют различные системы осуществления оплаты: в частности, fixed-priced contract или time & materials pricing.

В первом случае в договоре отдается предпочтение четко установленной стоимости услуг, но не всегда возможно точно определить объем задач, которые нужно выполнить, чтобы достичь желаемого заказчиком результата, поэтому все же лучше прибегать к поэтапному принятию выполненной работы и второй системы оплаты, согласно которой расчет происходит по факту выполненных задач, учитывая потраченное время и ресурсы.

Это связано с моделью отношений заказчика и разработчика, которую они выбирают для сотрудничества: или в договоре заказчик устанавливает техническое задание, которое подлежит обсуждению до начала работы, и фактически больше не контактирует с исполнителем, а оплата устанавливается в зависимости от количества потраченных часов , учитывая персонал, выполнявший заказ, устанавливается почасовая ставка; или Agile, когда предусмотренный постоянный контакт и прямое влияние заказчика на продукт путем периодических встреч и обсуждений.

Если анализировать структуру договора, она должна включать в частности:

— Преамбулу (определяет вид договора, название сторон: заказчик-разработчик / заказчик-творец / компания-исполнитель и т.д. и дату заключения);

— Описательную часть (может состоять из обоснования причин подписания договора);

— Утверждение о принятии условий договора обеими сторонами (формулировка может быть разной: от банального «Стороны договорились о следующем» к более развернуты: «Таким образом, с учетом взаимных намерений и договоренностей, высказанные в данном документе, а также для достижения положительных результатов, что признается Сторонами, Стороны заключают настоящий договор о следующем …»);

— Сроки (достаточно важная составляющая, необходимо как можно подробнее определить понятия, используемые в договоре с объяснением условий использования, в частности такие как результат, система, программное обеспечение или компьютерная программа, ресурс, доступ, дефект);

— Предмет, права и обязанности сторон (Предмет договора обычно включает описание таких компонентов как услуги, предоставляемые условия оказания этих услуг, способ, которым эти услуги будут предоставляться, ресурсы, которые будут использоваться, отчетность и ее периодичность, задержки, причины и последствия, сохранение информации — место, условия доступа);

— Условия оплаты;

— Условия прекращения договора или его досрочного расторжения;

— Общие условия по выполнению обязательств, порядка разрешения споров между сторонами, форс-мажор и ответственности сторон;

— Контактные данные сторон, подписи.

Итого, заключая договор о создании по заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности в сфере IT, нужно обращать внимание на следующее:

1. Заказчик вправе требовать, чтобы работы выполнялись лично автором, без привлечения третьих лиц (по общему правилу разработчик выполняет работы лично, в противном случае третьи лица будут выступать соавторами произведения и соответственно иметь авторские права на созданный объект), такое условие существенно уменьшать возможность возникновения споров в части имущественных прав на результат работ.

Однако, если IT- продукция создана наемными рабочими в соответствии с трудовым договором, то имущественные права на объект принадлежат в равных частях работодателю и работнику, если иное не определено в договоре.

В любом случае, желательно прописывать такие нюансы: должен разработчик работать один, может ли он обращаться за помощью к другим лицам, может разработчик в период действия договора заниматься выполнением других поручений и задачами посторонних лиц по созданию других объектов, или может разработчик знакомить с содержанием объекта лиц, не имеющих никакого отношения к заказу и тому подобное.

2. Перечень, наименование и ожидаемый результат работ должны быть согласованы сторонами и четко прописаны в договоре. Это существенно снизит вероятность возникновения разногласий и недоразумений между сторонами, так как конечный результат должен удовлетворить потребности заказчика, а также соответствовать установленным заказчиком и законодательством требованиям к качеству.

3.  Перечень услуг, которые будут предоставляться в рамках конкретного договора необходимо детализировать, не ограничиваясь при этом общей формулировкой. Целесообразно будет описать такой перечень в приложении к договору.

4.  Сторонам следует заранее согласовать механизм внесения замечаний заказчиком и исполнителем, обмен информацией, а также право стороны расторгнуть договор, если стороны не придут к общему решению по устранению разногласий. Все замечания и пожелания сторон в процессе выполнения работ по договору должны быть выражены письменно (на бумаге или с помощью электронных средств связи).

5.  В процессе выполнения работ исполнителю может понадобится определенная документация от заказчика. Чтобы своевременно получить от заказчика все необходимые документы, договором следует предусмотреть обязанность заказчика предоставить такие документы, а также последствия непредоставления документов.

6.  Нередко заказчик воспринимает подписания договора, как приобретение имущественных прав на объект права интеллектуальной собственности, однако передача объекта в собственность не означает передачу имущественных прав на этот объект. Целесообразно разграничивать в договоре имущественные права обеих сторон на созданный объект, а также четко указывать на момент перехода исключительных имущественных прав — с момента создания или с момента оплаты.

7.  Важно обратить внимание на аспект конфиденциальности. В самом договоре может быть включено положение об обязанности исполнителя не разглашать информацию, определенную заказчиком конфиденциальной, к тому же полезным будет заключение отдельно Non-disclosure agreement (NDA).

8.  В случае досрочного расторжения договора по договоренности сторон важно определить порядок расчетов между сторонами, а именно оплату фактически выполненной работы автором. Учитывая специфику предмета договора, следует указать, переходят ли исключительные имущественные права на уже выполненные работы заказчику и в какой момент.

Анастасия Толкачева, младший юрист Crane IP Law Firm для издания ЮРИСТ & ЗАКОН (№19 от 13.05.2021)