Специфіка інтелектуальної власності забезпечує правовласникам можливості масштабувати на закордонні простори монетизацію своїх проектів, де залучені об’єкти інтелектуальної власності. Визначаючи права власника об’єкта щодо захисту своїх прав, буде враховано територію, на якій діє режим охорони, тому потрібно брати до уваги специфіку законодавства кожної країни, яка цікавить з погляду побудови стратегії захисту, і специфіку кожного виду об’єктів інтелектуальної власності.
Європейський Союз
Європейський Союз охоплює 513 млн жителів – третє місце за кількістю населення у світі після Китаю та Індії. ВВП Європейського Союзу у 2018 році оцінювали в 18,8 трлн дол. США, що становить орієнтовно 22 % світової економіки. А це свідчить про те, що ЄС є одним із найбільших гравців на світовій торговій арені та залишається хорошим регіоном для ведення бізнесу.
Європейське Співтовариство, як економічне й політичне об’єднання, розробило інструмент торговельної марки ЄС або торговельної марки Співтовариства, який урегульовано Регламентом ЄС “Про торговельну марку Європейського союзу” № 2017/1001 (EUTMR). Система торговельних марок ЄС створює єдину систему реєстрації торговельних марок, у якій одна реєстрація забезпечує захист у всіх державах – членах ЄС.
Торговельна марка ЄС надає правовласнику однакове право, застосовне в усіх державах – членах Європейського Союзу, через єдину процедуру, яка спрощує політику щодо торговельних марок на європейському рівні. Торговельна марка виконує три основні функції на європейському рівні: визначає походження товарів і послуг, гарантує стабільну якість завдяки доказу прихильності
компанії до споживача, а також є формою комунікації, основою для реклами та просування.
Законодавство ЄС досить гнучке щодо різновидів позначень, які можна зареєструвати як ТМ. Крім класичних словесних, зображувальних, комбінованих і тривимірних торговельних марок, можливо також зареєструвати позиційні знаки (наприклад, три смужки Adidas), візерунки (клітка Burberry), колір (бірюзовий колір Tiffany) або комбінацію кольорів (кольори футбольного клубу “Барселона”), звукові (звук запуску комп’ютерів Apple) і мультимедійні торговельні марки, моушн-позначення (складені руки, що використовувалися деякий час компанією Nokia) і голограми (логотип Google).
У ЄС також є інститут промислового дизайну (промислового зразка) Співтовариства. Промисловим дизайном є зовнішній вигляд загалом або його частини, що виникає внаслідок особливостей, зокрема, ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалів самого виробу та/або його орнаменту.
Аналіз реєстру зареєстрованих об’єктів у ЄС дає підстави зробити висновок, що поняття дизайну є досить широким і дає можливість зареєструвати: зовнішній вигляд упаковки товарів (упаковки шоколаду Lindt), частини самого товару (дизайн кросівок та одягу Nike), графічні символи (частини інтерфейсу Google), шрифти, елементи графічного дизайну, орнаменти, веб-дизайн тощо.
Головними вимогами для реєстрації дизайну, які висуває європейське законодавство, є новизна, тобто жоден ідентичний дизайн не був доступний для публіки до моменту подання заявки, а також індивідуальний характер у сприйнятті належного поінформованого користувача.
Зареєстрований промисловий дизайн захищається строком на п’ять років із дня подання заявки. Правовласник може поновити строк захисту на один або більше періодів по п’ять років кожен, але не більше за загальний строк у 25 років із дня подання заявки.
Експертиза не перевіряє, чи дотримано цих вимог під час реєстрації дизайну, але водночас треті сторони можуть вимагати визнання вашого дизайну недійсним. Разом із цим експертиза заявок на реєстрацію дизайну охоплює, крім перевірки дотримання формальних вимог, перевірку того, чи є об’єкт, поданий на реєстрацію, промисловим дизайном, тобто чи представляє він зовнішній вигляд загалом або частини виробу, і чи не містить дизайн елементу, який суперечить публічному порядку й моралі.
Поняття публічного порядку та моралі можуть відрізнятися в різних країнах Співтовариства. Але, зважаючи на унітарний характер інституту промислового дизайну ЄС, достатньо, щоб об’єкт був протилежний публічному порядку та моралі в одній із країн ЄС, аби в реєстрації було відмовлено. Крім реєстраційної форми захисту для промислового дизайну, європейське законодавство надає можливість короткострокової незареєстрованої конструкції, а саме право захисту незареєстрованого дизайну Співтовариства протягом трьох років із дня, коли дизайн вперше став доступним для публіки.
Водночас у ЄС немає єдиного регулювання для винаходів, яке б охоплювало всю територію Співтовариства. Проте Європейська патентна конвенція дозволяє отримати захист на свої винаходи на 20 років на території понад сорока країн, включно не лише з країнами-членами ЄС, а й Албанією, Швейцарією, Ісландією, Ліхтенштейном, Македонією, Норвегією, Сербією, Туреччиною.
Відповідно до Європейської патентної конвенції “комп’ютерні програми” не розглядають як винаходи з метою видачі європейських патентів, але цей виняток із патентоспроможності застосовний лише тією мірою, якою заявка або європейський патент стосується комп’ютерної програми як такої. Цей частковий виняток і те, що Європейська патентна організація (ЄПО) піддає такі заявки набагато суворішій оцінці, не означають, що всі винаходи, які містять певне програмне забезпечення, є де-юре непатентоздатними. Комп’ютерні програми доступні для патентування тією мірою, якою вони забезпечують значний внесок у рівень техніки.
Щодо комп’ютерних винаходів, то програмне забезпечення, яке не вирішує технічну проблему новим і неочевидним чином, не може бути запатентовано. Утім процес, що включає низку етапів вирішення технічної проблеми, може бути гідний патентного захисту, навіть якщо його здійснюють за допомогою програмного забезпечення.
Відповідно до практики апеляційних колегій ЄПО технічний внесок зазвичай означає подальший технічний ефект, що виходить за межі звичайної фізичної взаємодії між програмою та комп’ютером.
Технічним ефектом, створюваним комп’ютерною програмою, може бути, наприклад, кращий контроль роботизованої руки або покращений прийом та/або розшифрування радіосигналу.
Як і торговельні марки та промислові зразки, винаходи можна захистити окремо на території кожної європейської країни, беручи до уваги специфіку цього виду об’єктів інтелектуальної власності й територіальне обмеження захисту, якщо є потреба в локальному захисті.
Китай
Китай, як найбільш населена країн світу та друга за величиною економіка, є важливою територією для міжнародного просування та розвитку власних об’єктів інтелектуальної власності. Водночас на території Китаю дуже поширене порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, особливо іноземного бізнесу. Тому в разі зацікавленості виходити на ринок Азії Китай є першою країною, на яку варто звернути увагу з погляду захисту своїх прав.
Під час реєстрації торговельних знаків у КНР треба брати до уваги таке. Передусім реєстрація позначення латиницею та/або кирилицею не буде достатньою та не захистить від ризику, що інша компанія не зареєструє схожу торговельну марку в китайських ієрогліфах. Якщо ваша торговельна марка не отримає охорону на місцевій мові, є ризик втратити клієнтів і зменшити вартість вашого бренда через значення, вимову чи навіть появу аналогічних брендів, написаних китайськими символами.
Необхідно брати до уваги такі стратегії, доступні іноземним компаніям під час обрання правильного позиціювання на китайському ринку:
– дослівний переклад. Це працює, якщо позначення має виразне значення. Наприклад, Apple обрала торгову марку Ping Guo (яблуко з китайської), а Palmolive відома як Zong Lan, що є комбінацією прямого перекладу “долоня” та “оливкова”. Бренди, які обирають цей варіант, потребують вкладення часу та грошей у маркетинг і побудову асоціації між оригінальною торговельною маркою та її китайською версією;
– транслітерація. У цьому разі створюється китайська комбінація символів, яка звучить як оригінальна торговельна марка. Наприклад, McDonald’s відомий як Mai Dang Lao для китайських споживачів, KFC – як Ken De Ji. Така стратегія є вдалою у разі, коли бренд має усталену репутацію серед китайських споживачів. Цей спосіб є складнішим, оскільки китайські символи можуть
означати щось небажане в одному або кількох з шести основних діалектів мови, тому потребує залучення професійного перекладача для аналізу позначення;
– поєднання перекладу і транслітерації. Ця стратегія може бути найбільш ефективною, оскільки в цьому разі торговельна марка створюється за допомогою посилання на оригінальне звучання або визначальної риси бренда та специфіки китайського ринку. Наприклад, Сoca-Cola, яка називається Ke Kou Ke Le, що означає “смак і будь щасливим”; BMW, який називається Бао Ма, що означає дорогоцінні коні та читається як ініціали “БМ”.
Також необхідно взяти до уваги, що базовий збір за подання заявки охоплює лише десять товарів/послуг, які можна зареєструвати.
За додаткові товари/послуги потрібно платити додаткові збори, тому слід сумлінно обирати перелік товарів і послуг для реєстрації, залежно від перспектив використання торговельної марки на території Китаю.
Вказівки щодо патентування програмного забезпечення, які розробляє Китайське Відомство, дедалі більше відповідають європейській практиці. Раніше патенти на винаходи можна було отримати в Китаї лише для заявок на методи та для формул, що використовували принцип “засіб+функція”.
З новими вказівками тепер стало можливим зареєструвати “комп’ютерні винаходи” або “апарат, що включає процесор, призначений для виконання інструкцій, збережених на комп’ютерно-читаному носії для виконання етапів…”. Такі винаходи доступні для патентування тією мірою, якою вони забезпечують значний внесок у рівень техніки.
Важливою вимогою для таких винаходів на території Китаю є три технічні чинники: проблема, міра, ефект.
США
У разі реєстрації торговельної марки на території США заявка на реєстрацію торговельної марки може ґрунтуватися на фактичному використанні в торгівлі або на сумлінному намірі використовувати знак у торгівлі. Американське Відомство надає шість місяців із моменту декларування намірів використання заявленого позначення, щоб розпочати фактичне використання та продовжити діловодство за заявкою. Строк може бути продовжено до п’яти шестимісячних продовжень за умови доведення його необхідності. Інакше кажучи, якщо можливо довести необхідність продовження строку “наміру на використання”, заявник може мати до трьох років із моменту першого подання наміру використовувати позначення.
Користування можливістю декларування наміру на використання надає перевагу, оскільки закріплює право пріоритету з моменту подання заявки.
Якщо питання реєстрації комп’ютерних програм як винаходу є досить обмеженим у рамках Європейської патентної кооперації, а в деяких країнах прямо заборонено законом, то в США ні програмне забезпечення, ні комп’ютерні програми прямо не згадані в законодавстві про патенти.
Патентне законодавство змінилося з метою врахування нових технологій, і Верховний Суд, починаючи з другої половини XX ст. прагнув уточнити межу між патентом загалом і можливістю патентноздатності для ряду нових технологій, включно з комп’ютерними програмами та програмним забезпеченням. Зокрема, завдяки рішенню Верховного Суду США, винесеному в 1981
році в справі Diamond vs. Diehr, у якій фігурувала комп’ютерна програма, стало можливим одержати патентну охорону на об’єкти інформаційних технологій за умови обов’язкової прив’язки до матеріального носія. І хоча з 2014 року практика аналізу комп’ютерних програм як об’єктів патентування внаслідок послідовних рішень Верховного Суду посилилася, це не скасовує можливості реєстрації комп’ютерної програми як винаходу в цій юрисдикції.
Міжнародні системи
Забезпечити захист об’єктів інтелектуальної власності за кордоном можливо за допомогою національних реєстрацій згаданих вище об’єктів і комплексного підходу до забезпечення стратегії охорони, залежно від території, яка цікавить.
Мадридська система міжнародної реєстрації марок є первинною міжнародною системою сприяння реєстрації торговельних марок у багатьох юрисдикціях по всьому світу. Її правовою основою є багатосторонній договір у межах Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 1891 року, а також Протокол до Мадридської угоди (1989 р.).
Мадридська система забезпечує систему централізованого управління отриманням реєстрацій товарних знаків в окремих юрисдикціях. Реєстрація через Мадридську систему не створює єдиної реєстрації, як у випадку з торговельною маркою Європейського Союзу. Радше це комплекс національних прав за допомогою міжнародної реєстрації, яку можна здійснювати централізовано.
Мадридська система забезпечує механізм захисту торговельних марок у багатьох країнах світу, який є більш ефективним, аніж пошук представника окремо в кожній країні чи юрисдикції. У 2019 році до системи долучилися Малайзія, Бразилія та Канада, увійшовши до кола вже понад 100 країн, які є частиною усталеної системи (включно з Україною).
Щодо промислових зразків, то Гаазька система міжнародної реєстрації забезпечує практичне рішення для реєстрації в 90 країнах через подання єдиної міжнародної заявки.
Є також система, установлена Договором про патентне співробітництво, яка утворила систему PCT, що своєю чергою забезпечує єдину процедуру подання патентних заявок для захисту винаходів у кожній з договірних держав, яких налічується понад 150.
Анастасія Єфіменко, юрист Crane IP Law Firm, для Ліга:Закон (№30, 30 січня 2020)
Більш детально проконсультуватися щодо особливостей захисту інтелектуальної власності, замовити аудит об’єктів інтелектуальної власності, можливо у фахівців Crane IP Law Firm: info@craneip.com, (044) 3 55555 7.