Відповідно до чинного цивільного законодавства особисті майнові та немайнові права на об’єкти права інтелектуальної власності, які створюються, належать автору. Особисті немайнові права не відчужуються і належать тільки автору, однак договором може бути передбачено надання в користування об’єкта інтелектуальної власності (без передачі майнових прав) або передача виключних майнових прав на об’єкт.
Поширеною є ситуація, коли замовник звертається до іншої особи, яка на договірній оплатній основі погоджується створити об’єкт інтелектуальної власності. Це зокрема, може бути написання доповіді або промови, як літературні твори, створення креслень будівлі, як твір архітектури, написання мелодії до пісні, як музичний твір, написання портрету, як твір образотворчого мистецтва, створення рекламного відеоролику, як аудіовізуальний твір тощо. І звичайно ж, серед таких об’єктів може бути і об’єкти IT права: комп’ютерне забезпечення, в тому числі, комп’ютерна програма, веб-сайт, мобільний додаток та інша IT-продукція.
У сфері ІТ діють загальні норми цивільного права, але деякі правовідносини часто регулюються непойменованими договорами або договорами, які мають комплексний характер, тобто містять положення, характерні для різних видів цивільно-правових договорів.
Відносини між замовником та розробником з приводу створення IT-продукції можуть бути оформлені у вигляді договору підряду (договору про створення за замовленням і використання), договору про надання IT послуг (наприклад, Договір про надання послуг зі створення програмного забезпечення або Договір про надання послуг (виконання робіт) у сфері інформатизації) або трудового договору – в рамках службового замовлення, коли автор є співробітником замовника.
Цивільний Кодекс України досить поверхнево регулює відносини зі створення об’єкта інтелектуальної власності за замовленням і використання, тим не менш, варто звернутися до частини 1 статті 1112, у якій визначено, що за договором про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець – письменник, художник тощо) зобов’язується створити об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк. Договір про створення за замовленням і використання, наприклад, комп’ютерної програми – аналогічно, – договір, у якому одна сторона (програміст) зобов’язується створити комп’ютерну програму відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.
Метою укладення такого договору, як і будь-якого іншого, є досягнення сторонами згоди задля отримання взаємної вигоди матеріального або нематеріального характеру шляхом покладення взаємних обов’язків та наділення взаємними правами. Перш за все, необхідно дійти згоди з приводу істотних умов. Аналізуючи положення цивільного законодавства, зокрема статті 1112, 430 ЦК, а також спеціальних законів, таких як ЗУ «Про авторське право та суміжні права» (адже комп’ютерні програми та бази даних є об’єктами саме авторського права) ними виступатимуть наступні: предмет договору, строк виконання замовлення – створення об’єкту права інтелектуальної власності, обсяг прав, що передається замовнику на створений об’єкт, строк дії договору, способи та умови використання об’єкту замовником, розмір і порядок виплати винагороди творцю, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Не можна обмежувати право творця цього об’єкта на створення інших об’єктів – такі умови є нікчемними.
Доцільно буде виокремити наступні особливості договорів про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності IT сфери.
Ст.1112 Цивільного кодексу називає одну сторону «творцем», стає очевидним, що такою стороною може бути виключно фізична особа, оскільки юридична не здатна «творити» – створювати результати інтелектуальної, творчої діяльності. При цьому, творець виконує замовлення особисто. Проте на практиці зустрічаються випадки, коли договір укладається між двома юридичними особами. За таких обставин необхідно вказати умови про зобов’язання юридичної особи, що відповідає за створення об’єкта права інтелектуальної власності, укласти відповідний договір про створення результату з майбутнім автором, який, у свою чергу, зобов’язується створити об’єкт й відчужити свої майнові права на такий результат юридичній особі.
Наступною визначальною рисою даного виду договорів є те, що він укладається ще до моменту створення об’єкту інтелектуальної власності з метою його подальшого використання. Тобто на момент досягнення згоди між сторонами самого об’єкта ще не існує (саме тому також доцільніше говорити не «автора твору», а «майбутній автор твору»).
З цією особливістю пов’язане виникнення необхідності дуже ретельно і детально прописувати характеристики кінцевого результату, якого бажає замовник. Виконання такого договору пов’язане з творчим процесом, що породжує ризик для замовника бути незадоволеним кінцевим результатом, зважаючи на індивідуальність погляду кожної людини.
Ст. 309 ЦК гарантує кожній фізичній особі право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, що фактично виключає доцільність будь-яких претензій замовника з приводу незадоволення створеним об’єктом, якщо тільки він не суперечить тим вимогам, які викладені безпосередньо в договорі. Тим не менш, сторони можуть прописати у договорі, наприклад, етапи прийняття роботи і можливість її повернення з зауваженнями замовника на доопрацювання автору, а також терміни внесення змін до роботи.
Ще однією, не менш важливою ознакою, є те, що розглядуваний вид договорів зумовлює виникнення відносин не лише зі створення об’єкту, але і з його використання, що випливає зокрема з самої назви договору, а також з очевидності того факту, що метою замовника є не лише факт появи нового об’єкта інтелектуальної власності, а й можливість користуватися таким об’єктом для отримання певної майнової або немайнової вигоди. Саме по собі створення, без можливості використання, не має для замовника жодного сенсу.
В цьому контексті, варто наголосити, що згідно з ч. 2 ст. 1112 ЦК договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об’єкта замовником. Останній має право самостійно вирішувати, як використовувати об’єкт, але тільки якщо це прописано у договорі.
І звичайно, не слід залишати поза увагою, те, що даний вид договорів стосується питань розподілу майнових прав інтелектуальної власності на створений об’єкт. Це підтверджується ст. 430 ЦК, де передбачено, що майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об’єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором. Варто розрізняти виключні майнові права на результат інтелектуальної, творчої діяльності та право власності на матеріальний носій, в якому втілено цей результат. З цього випливає, що передача програмної продукції і відчуження авторського права – не тотожні поняття. Варто також звернути увагу на те, що майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані. Зазвичай, в договорі використовується формулювання ««Виконавець передає замовнику всі виключні майнові права щодо об’єктів інтелектуальної власності»», але перелік майнових прав, який міститься у ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», не є вичерпним. Таким чином, виникає ризик, що попередній власник майнових прав надалі знайде спосіб використання майнових прав на об’єкт авторського права, який прямо не був зазначений у законі, а відповідно не був відображений у договорі та не переданий замовнику. Тому деталізація знову виступить найкращим способом захисту інтересів як розробника, так і замовника. Виключні права – це зокрема:
– виключне право на використання, наприклад, програмного забезпечення та інших об’єктів інтелектуальної власності, створених під час надання послуг на підставі договору, а саме: відтворення програмного забезпечення, публічна демонстрація, публічний показ, в тому числі в рекламних цілях, оприлюднення програмного забезпечення (випуск програмного забезпечення у світ) у будь-якій формі та будь-яким способом необмеженому колу осіб, у тому числі під фірмовим найменуванням, знаком для товарів і послуг замовника, його переклад, адаптація та переробка (модифікація) програмного забезпечення для включення його до певних комп’ютерних програм, комп’ютерних ігор, баз даних, інтерфейсів, інших форм, які зчитує комп’ютер; здавання в майновий найм та/або комерційний прокат після першого продажу, відчуження програмного забезпечення, імпорт та експорт примірників програмного забезпечення;
– виключне право дозволяти або забороняти використання програмного забезпечення та інших об’єктів інтелектуальної власності третім особам;
– виключне право перешкоджати неправомірному використанню програмного забезпечення та інших об’єктів інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.
Щодо особистих немайнових прав, які відчужити не можна, то зазвичай ІТ-компанії (замовники) включають до договору з розробниками положення про те, що останній не зловживатиме своїми немайновими правами та бажає залишитися невідомим, а будь-які зміни, доповнення до програмної продукції не будуть вважатися посяганням на твір, що завдає шкоди честі та гідності автора.
Не менш важливим аспектом є виплата авторської винагороди, адже як встановлює наш закон, автор (чи інша особа, котра має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів. Виділяють різні системи здійснення оплати: зокрема, fixed-priced contract або time&materials pricing. У першому випадку у договорі надається перевага чітко встановленій вартості послуг, але не завжди можливо точно визначити об’єм завдань, які потрібно виконати, щоб досягти бажаного замовником результату, тому все ж таки краще вдаватися до поетапного прийняття виконаної роботи і другої системи оплати, відповідно до якої розрахунок відбувається по факту виконаних завдань, враховуючи витрачений час та ресурси.
Це пов’язано з моделлю відносин замовника і розробника, яку вони обирають для співпраці: у договорі замовник встановлює технічне завдання, яке підлягає обговоренню до початку роботи, і фактично більше не контактує з виконавцем, а оплата встановлюється залежно від кількості витрачених годин, враховуючи персонал, який виконував замовлення, встановлюється погодинна ставка; або Agile, коли передбачений постійний контакт і прямий вплив замовника на продукт шляхом періодичних зустрічей та обговорень.
Якщо аналізувати структуру розглядуваного договору, вона має включати зокрема:
1. Преамбулу (визначає вид договору, назву сторін: замовник-розробник/замовник-творець/компанія-виконавець тощо та дату укладення);
2. Описову частину (може складатися з обґрунтування причин підписання договору);
3. Ствердження щодо прийняття умов договору обома сторонами (формулювання може бути різне: від банального «Сторони домовились про наступне» до більш розверненого: «Таким чином, з врахуванням взаємних намірів і домовленостей, що висловлені в даному документі, а також для досягнення позитивних результатів, що визнається Сторонами, Сторони укладають цей договір про наступне:…»);
4. Терміни (досить важлива складова, необхідно якомога детальніше визначити поняття, які використовуються у договорі із поясненням умов використання, зокрема такі як результат, система, програмне забезпечення або комп’ютерна програма, ресурс, доступ, дефект);
5. Предмет, права і обов’язки сторін (Предмет договору зазвичай включає опис таких компонентів як : послуги, що надаються, умови надання цих послуг, спосіб, яким ці послуги будуть надаватись, ресурси, що використовуватимуться, звітність та її періодичність, затримки, причини і наслідки, збереження інформації – місце, умови доступу);
6. Умови оплати;
7. Умови припинення договору чи його дострокове розірвання;
8. Загальні умови щодо виконання зобов’язань, порядку вирішення спорів між сторонами, форс-мажору і відповідальності сторін та контактні дані сторін, підписи.
Отже, укладаючи договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері IT, потрібно звертати увагу на наступне:
1. Замовник має право вимагати, щоб роботи виконувалися особисто творцем, без залучення третіх осіб (за загальним правилом розробник виконує роботи особисто, в іншому випадку треті особи будуть виступати співавторами твору і відповідно мати авторські права на створений об’єкт), така умова істотно зменшуватиме можливість виникнення суперечок в частині майнових прав на результат робіт.
Однак, якщо IT- продукція створена найманими робітниками відповідно до трудового договору, то майнові права на об’єкт належать в рівних частинах роботодавцю і працівникові, якщо інше не визначено в договорі.
В будь-якому випадку, бажано прописувати такі нюанси: чи повинен розробник працювати один, чи може він звертатися за допомогою до інших осіб, чи може розробник в період дії договору займатися виконанням інших доручень і завданнями сторонніх осіб по створенню інших об’єктів, чи може розробник знайомити зі змістом об’єкту осіб, які не мають ніякого відношення до замовлення тощо.
2. Перелік, найменування і очікуваний результат робіт повинні бути узгоджені сторонами і чітко прописані в договорі. Це істотно знизить ймовірність виникнення розбіжностей і непорозумінь між сторонами, так як кінцевий результат повинен задовольнити потреби замовника, а також відповідати встановленим замовником і законодавством вимогам до якості.
3. Перелік послуг, які будуть надаватись у рамках конкретного договору необхідно деталізувати, не обмежуючись при цьому загальним формулюванням. Доцільно тут буде викласти такий перелік у Додатку до Договору.
4. Сторонам слід заздалегідь узгодити механізм внесення зауважень замовником і виконавцем, обмін інформацією, а також право сторони розірвати договір, якщо сторони не прийдуть до спільного рішення щодо усунення розбіжностей. Всі зауваження та побажання сторін в процесі виконання робіт за договором повинні бути виражені письмово (на папері або за допомогою електронних засобів зв’язку).
5. В процесі виконання робіт виконавцю може знадобиться певна документація від замовника. Щоб своєчасно отримати від замовника всі необхідні документи, договором слід передбачити обов’язок замовника надати такі документи, а також наслідки неподання документів.
6. Нерідко замовник сприймає підписання договору, як придбання майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, проте передача об’єкта у власність не означає передачу майнових прав на цей об’єкт. Доцільно розмежовувати в договорі майнові права обох сторін на створений об’єкт, а також чітко вказувати на момент переходу виключних майнових прав – з моменту створення або з моменту оплати.
7. Важливо звернути увагу на аспект конфіденційності. У самому договорі може бути включене положення про обов’язок виконавця не розголошувати інформацію, визначену замовником як конфіденційна, до того ж корисним буде укладення окремо Non-disclosure agreement (NDA).
8. У разі дострокового розірвання договору за домовленістю сторін важливо визначити порядок розрахунків між сторонами, а саме оплату фактично виконаної роботи творцем. З огляду на специфіку предмета договору, слід вказати, чи переходять виключні майнові право на вже виконані роботи замовнику послуг і в який момент.
Анастасія Толкачова, молодший юрист Crane IP Law Firm для видання ЮРИСТ&ЗАКОН (№19 від 13.05.2021)