9 лютого 2023 року Верховний Суд України виніс рішення на користь Nemiroff Intellectual Property Establishment у спорі проти Укрпатенту та ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», визнавши недійсним рішення про реєстрацію торговельної марки «MIRONOFF».
ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» подала заявку на реєстрацію позначення «MIRONOFF» у класі 33 у 2019 році і у кінці 2020 року Укрпатент прийняв рішення про реєстрацію торгової марки. Проте на початку 2021 року виробник горілчаних напоїв Немірофф, що володіє ТМ Nemiroff, звернувся до суду для скасування цього рішення.
Варто відзначити, що знак Nemiroff також визнано і добре відомим в Україні.
Суд першої інстанції задовольнив позов, вирішивши, що позначення «MIRONOFF» є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони. Суд прийняв до уваги висновок щодо схожості позначення «MIRONOFF» на етикетці продукції виробництва Nemiroff настільки, що його можна сплутати з торговельними марками позивача та знаком Nemiroff, зважаючи на аналогічність та спорідненість товарів, для яких позначення подано на реєстрацію та зареєстровано торговельні марки позивача.
Проте апеляційний суд скасував це рішення. Суд вирішив, що позивач не скористався правом на подання заперечень проти заявки ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» на відповідному етапі розгляду заявки, у зв`язку з чим Nemiroff не має права на оскарження рішення Укрпатенту. Водночас, суд зазначив, що Немірофф не позбавлений права на звернення до суду з вимогою про визнання недійсним свідоцтва, що в подальшому має бути видане ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» на підставі оспорюваного рішення Укрпатенту.
Верховний суд у своєму рішенні дійшов висновку, що право на оскарження позивачем спірного рішення Укрпатенту у судовому порядку не може ставитися у залежність від того, чи скористався позивач своїм правом на подання заперечень проти заявки ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» станом на момент її розгляду Укрпатентом. Оскільки рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації торговельної марки приймається за результатом кваліфікаційної експертизи, протягом якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, а не у залежності від наявності чи відсутності заперечень проти заявки зацікавлених осіб.
Передбачена можливість подання заперечень проти заявки до Національного органу інтелектуальної власності не позбавляє і не перешкоджає заінтересованій особі захистити своє порушене право або охоронюваний законом інтерес шляхом звернення з позовом до суду, зокрема, шляхом оскарження прийнятого органом рішення за результатом розгляду поданої заявки.
У висновку щодо схожості позначень, Верховний суд підкреслив, що сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні, та підтримав рішення про те, що заявка «MIRONOFF» є такою, що не відповідає умовам надання правової охорони.