США займає друге місце в світі за кількістю нових реєстрацій торговельних марок – Відомство з патентів і товарних знаків США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) щорічно отримує понад 600 тисяч заявок від заявників зі всього світу.
За загальною кількістю зареєстрованих ТМ США також поступається лише Китаю – понад 2,5 млн активних реєстрацій налічується в Сполучених Штатах на початок 2020 року. З них понад півмільйона – належать іноземцям.
При цьому реєстрація за національною процедурою, шляхом подачі заявки безпосередньо в Бюро патентів і торгових марок США є набагато популярнішим за використання міжнародної системи – лише близько 10% заявок подається за Мадридською системою.
Близько чверті заявок в результаті не доходять до отримання реєстрації через різноманітні причини: неправильно оформлені документи, аналогічна або схожа торгова марка вже зареєстрована, не сплачені збори та ін.
Як зареєструвати торгову марку в США
Процедура реєстрації товарних знаків в США не сильно відрізняється від більшості країн.
Середній час реєстрації торгової марки в США – 6-9 місяців після подачі заявки.
Важливо, що з 2019 року у заявників нерезидентів більше не має можливості безпосередньо звертатися в Бюро з патентів і товарних знаків США – представляти інтереси іноземців перед USPTO можуть тільки ліцензовані американські юристи.
Це робить процедуру більш дорогою, так як навіть за просту дію з подачі заявки, коли всі матеріали підготовлені, місцевий юрист візьме кілька сотень доларів. І в інтересах заявника підготувати заявку так, щоб американський юрист мінімально «включався» в допрацювання заявки і не отримував запити від USPTO – все це буде тарифікуватися додатково.
Відповідно, необхідно або подавати заявку через своє представництво в США, при його наявності, або ретельно готуватися до подачі документів.
Для початку, визначити тип ТМ: словесна (слово або слова, виконані стандартним або оригінальним шрифтом), зображувальна (малюнок, логотип), комбінована (текст плюс лого), об’ємна (знак в тривимірному вимірюванні, зазвичай – форма упаковки продукції), звукова ( наприклад, фірмова мелодія при включенні гаджета), нюхова (фірмовий запах), колір (реєстрація фірмового кольору або комбінації кольорів, окремо від лого або слова), тактильна (оригінальне використання якогось матеріалу, або рельєфу пакувального матеріалу), моушн/рухома (фірмова заставка на екрані гаджета).
Далі – визначити для яких товарів і послуг якого класу буде використовуватися торгова марка. США використовує, зі своїми особливостями, Міжнародну класифікацію товарів і послуг (МКТП, або the International (Nice) Classification of Goods and Services), в якій всі товари і послуги розбиті на 45 класів. В рамках кожного класу визначити більш конкретний перелік.
У США можлива реєстрація одного товарного знака для декількох класів.
Перелік класів і список продукції і/або послуг треба визначати виходячи з того, яким чином ТМ використовується зараз або планується протягом найближчих трьох років.
Якщо товар/послуга вже присутній на ринку США, або інших країн, одночасно з подачею заявки необхідно надати такі приклади. Якщо заявник тільки планує використовувати ТМ (intent-to-use application), у нього є максимально 36 місяців для надання доказів використання знака (Statement of Use).
Крім того, якщо протягом 5 років після реєстрації ТМ не використовуватиметься для заявлених товарів і/або послуг, третя сторона може оскаржити реєстрацію такої торгової марки, або саме відомство анулює реєстрацію без наданої Заяви про використання (Declaration of Use).
Також позначення повинно відповідати базовим правилам: мати розпізнавальну здатність, не вводити в оману споживачів, не використовувати зареєстровані географічні зазначення, не суперечити загальноприйнятим нормам моралі та ін.
Так як на території США є мільйони зареєстрованих торгових марок і сотні тисяч знаків в процесі реєстрації, до моменту подачі заявки дуже бажано провести попередній пошук. Адже краще заздалегідь звузити перелік заявлених товарів або видозмінити ТМ, ніж отримати відмову в реєстрації без відшкодування сплачених грошей.
Коли підготовчі роботи проведені, для реєстрації торгової марки в США можна подавати заявку в USPTO.
Після прийняття заявки відомством, приблизно через 3 місяці по ній буде призначений експерт USPTO. Він може направляти додаткові запити щодо знака, його опису, документів про використання і т.д.
Ще через місяць заявка буде опублікована на сайті відомства. Після цього у третіх осіб буде 30 днів на подачу заперечень в реєстрації.
Якщо заперечення не будуть подані, то протягом 11 тижнів з дати публікації заявки знак повинен бути зареєстрований і виданий сертифікат.
І після отримання сертифіката, власник зможе додавати значок «®» до свого товарному знаку в США.
Реєстр торгових марок США
На сайті Бюро патентів і товарних знаків США розташована відкрита база всіх зареєстрованих в країні товарних знаків.
Для перевірки інформації про таких ТМ, можна скористатися Trademark Electronic Search System (TESS) http://tmsearch.uspto.gov
Однак в базі не присутні заявки, які ще знаходяться в процедурі реєстрації – вони публікуються тільки в щотижневому бюлетені USPTO. Тому все одно залишається ризик, що не вся інформація до подачі буде врахована.
Охорона товарних знаків в США
Законодавство про товарні знаки США надає власникам зареєстрованої ТМ:
– право на її використання на території країни;
– можливість передавати права на її використання;
– право заборони на використання аналогічних або подібних ТМ третіми особами;
– право подачі апеляції у разі наміру зареєструвати схожу ТМ іншими особами.
Спори в сфері торговельних марок в США розглядаються в судовому порядку і на рівні Судової і апеляційної комісії при USPTO (Patent Trial and Appeal Board, PTAB).
Вартість реєстрації торгової марки в США
Ціна реєстрація торгової марки США складається з державних мит і гонорару юриста. При цьому підготувати заявку краще разом з місцевим юристом, а використовувати американського тільки для виконання технічної функції представника.
Є дві опції електронної подачі заявки (Trademark Electronic Application System, TEAS): TEAS Plus і TEAS Standard.
Відмінність в тому, що при виборі TEAS Plus можливо використовувати тільки строго визначений певний перелік товарів і послуг, наданий USPTO (без можливості додавання своїх особливостей), в заявці не можна залишати пропусків, і всі збори повинні бути сплачені одномоментно з подачею заявки.
Збори Відомства з патентів і товарних знаків США для отримання реєстрації торговельної марки (без урахування вартості послуг юриста/патентного повіреного):
| Послуга | Розмір збору, USD | |
| TEAS Plus | TEAS Standard | |
| Подача заявки на реєстрацію | 225 | 275 |
| Надання доказів використання знака (Statement of Use), якщо не подано одночасно з заявкой | 100 | |
| Продовження строку надання Statement of Use на додаткові 6 місяців | 125 | |
| Подача заяви про використання через 5 років після реєстрації | 125 | |
| Продовження реєстрації на 10 років, с врахуванням подачи заяви про використання | 425 | |
Раз в 10 років дію свідоцтва на товарний знак США треба продовжувати на наступні 10 років (звичайно, якщо є намір і далі користуватися ТМ).
Також, через 5 років після реєстрації, і далі між кожним 9 і 10 роком після реєстрації і в подальшому, власник знака повинен подавати Заяву про використання (Declaration of Use) або Заяву про виправдане невикористання (Excusable Nonuse). В іншому випадку, USPTO вважатиме що компанія/приватна особа, зловживає реєстрацією і скасує її.
Більш детально проконсультуватися щодо особливостей реєстрації ТМ в США, замовити проведення пошуку і подати заявку на реєстрацію, можливо у фахівців Crane IP Law Firm: info@craneip.com, (044) 3 55555 7.