Верховний Суд України підтвердив, що невикористання зареєстрованої торговельної марки протягом п’яти років без поважних причин може стати підставою для дострокового припинення дії свідоцтва. Справа стосувалася позову компанії DANJAQ, LLC до власника комбінованої торговельної марки та УКРНОІВІ. Позивач доводив, що спірний знак тривалий час не використовувався щодо послуг 35 та 45 класів МКТП, для яких його було зареєстровано.
Відповідач заперечував проти позову та стверджував, що використовував торговельну марку через вебсайти, ділове листування й інші комунікації. Також він посилався на те, що подальше ведення діяльності стало неможливим через військову агресію РФ та окупацію Маріуполя. Однак суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що відповідач не довів реального використання знака саме щодо тих послуг, для яких було надано правову охорону. Верховний Суд погодився з такими висновками.
Суд наголосив, що торговельна марка не повинна існувати лише як формальний запис у реєстрі або як інструмент блокування інших учасників ринку. Якщо знак не використовується в Україні безперервно протягом п’яти років, особа із законним інтересом може вимагати дострокового припинення його охорони. Таким інтересом може бути, наприклад, намір зареєструвати схоже або тотожне позначення, якому перешкоджає раніше зареєстрована, але фактично неактивна марка.
Це рішення має вагоме значення для практики захисту брендів, оскільки воно ще раз підкреслює обов’язок власника не лише зареєструвати знак, а й реально використовувати його в комерційній діяльності. Саме власник свідоцтва має довести, що марка застосовувалася для конкретних товарів або послуг. Формальні дії, наприклад реєстрація домену, створення сайту або листування без підтвердження фактичного надання послуг, не є достатніми доказами.
Окремо Верховний Суд зазначив, що воєнний стан або форс-мажор не визнаються автоматично поважною причиною невикористання торговельної марки. Такі обставини мають оцінюватися разом з іншими доказами. Для бізнесу це означає, що торговельну марку недостатньо просто зареєструвати й підтримувати в реєстрі. Якщо знак не використовується, інші заявники можуть отримати можливість звільнити ринок від такої «мертвої» реєстрації.